Muster klageerwiderung

Da der Anmelder eine Klage in der Sache der ursprünglich vorgestellten Erfindung erhalten hat, wurde diese Erfindung konstruktiv durch ursprüngliche Darstellung zur strafrechtlichen Verfolgung in der Sache gewählt. Dementsprechend wurde der Anspruch [3] von der Gegenleistung zurückgezogen, da er auf eine nicht gewählte Erfindung gerichtet ist. Vgl. 37 CFR 1.142(b) und MPEP Nr. 821.03. Um für eine Gegenerwiderung in Frage zu kommen, muss ein Anspruch auf eine nicht gewählte Erfindung von allen Beschränkungen eines gewährbaren Anspruchs abhängen oder auf andere Weise erforderlich sein. Ein zurückgezogener Anspruch, der nicht alle Beschränkungen eines gegisbaren Anspruchs erfordert, wird nicht wieder aufgenommen. Wenn eine Beschränkung zwischen einem Erzeugnis und einem Verfahren zur Herstellung und/oder Verwendung des Erzeugnisses erforderlich war und die Erfindung des Erzeugnisses gewählt und später für zulässig befunden wurde, müssen alle Ansprüche auf eine nicht gewählte Erfindung von allen Beschränkungen eines zulässigen Anspruchs abhängen oder anderweitig verlangen, dass die auf diese Verfahrenserfindung gerichteten Ansprüche für die Wiedererwiderung in Frage kommen. Vgl. MPEP Nr. 821.04(b). Um das Recht auf Gegenerwiderung zu behalten, wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Ansprüche auf die nicht gewählte Erfindung(en) während der Strafverfolgung geändert werden sollten, um die Beschränkungen der gewählten Erfindung zu verlangen. Andernfalls kann das Recht auf Wiedererwiderung verloren gehen.

Werden Ansprüche, die auf ein Produkt und auf ein Verfahren zur Herstellung und/oder Verwendung des Produkts gerichtet sind, in derselben Anmeldung geltend gemacht, so kann der Antragsteller unter 35 U.S.C. 121 aufgefordert werden, Ansprüche entweder auf das Produkt oder ein Verfahren zu wählen. Vgl. MPEP 806.05(f) und 806.05(h). Die Ansprüche auf die nicht gewählte Erfindung werden von der weiteren Prüfung nach 37 CFR 1.142 zurückgezogen. Vgl. MPEP Nr. 821 bis Nr. 821.03.

Entscheidet der Antragsteller jedoch einen Anspruch(en), der auf ein Später als zulässig erachtetes Erzeugnis gerichtet ist, so werden zurückgezogene Verfahrensansprüche, die von allen Beschränkungen eines zulässigen Produktanspruchs abhängen oder anderweitig verlangen, für die Wiedererwiderung in Betracht gezogen. Alle Ansprüche, die auf eine nicht gewählte Erfindung gerichtet sind, müssen von allen Beschränkungen eines zulässigen Produktanspruchs abhängen oder auf andere Weise verlangen, dass diese Verfahrenserfindung wieder verbunden wird. Bei Wiedererwiderung von Ansprüchen, die auf eine zuvor nicht gewählte Erfindung gerichtet sind, wird die Beschränkungsanforderung zwischen dem gewählten Produkt und dem wiederbeigetretenen Verfahren(en) zurückgezogen. Die Bestimmungen des MPEP Nr. 706.07 regeln die Angemessenheit, eine Office-Aktion in Wiederholungssituationen endgültig zu machen. Tritt die Wiedererwiderung nach der ersten Klage des Amtes in der Sache ein, und sind die wiederbeigetretenen Ansprüche nicht patentierbar, z. B. wenn eine Ablehnung nach 35 U.S.C. 112, erster Absatz erfolgt, kann die nächste Amtsklage endgültig getroffen werden, wenn der neue Ablehnungsgrund durch die Änderung des Anmelders erforderlich war (oder auf der Grundlage von Informationen, die in einem IDS eingereicht wurden, der in dem in 37 CFR 1.97 c) festgelegten Zeitraum mit der in 37 CFR 1.17(p) festgelegten Gebühr eingereicht wurde.